Zła wiara zawsze znaczy to samo
Asumptem do wypowiedzi Trybunału Sprawiedliwości na temat złej wiary zgłaszającego znak towarowy stała się… butelka jogurtu.
Wyrok Trybunału z 27 czerwca 2013 r. w sprawie C 320/12
Sprawa trafiła do Trybunału na skutek pytania prejudycjalnego duńskiego sądu. Wniosek o wykładnię został złożony w ramach sporu dotyczącego prawa z rejestracji znaku towarowego w postaci plastikowej butelki. Spółki, których sprawa dotyczyła, początkowo współpracowały ze sobą. Zawarły porozumienie określające ich wzajemne prawa i obowiązki co do wykorzystania i rejestracji znaków w poszczególnych krajach. Pierwsza ze spółek uzyskała rejestrację wzoru butelki dla napoju mlecznego w Japonii. Znak zarejestrowała następnie w kilku innych krajach, w tym w państwach członkowskich UE. Druga ze spółek posiadała natomiast tożsamy zarejestrowany znak towarowy w Malezji. Taka symbioza trwała przez kilka lat. Konflikt powstał, gdy druga ze spółek, niejako „wykraczając poza swoje terytorium”, wniosła o rejestrację identycznego znaku w Danii. Wtedy pierwsza wystąpiła w Danii z wnioskiem o unieważnienie rejestracji. Postępowanie w Danii zawieszono i zwrócono się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o wykładnię. Otóż przepisy unijne mające na celu zbliżenie ustawodawstw krajów członkowskich co do znaków towarowych przewidują, że znak towarowy może być unieważniony w sytuacji, gdy w dniu złożenia wniosku składający wniosek działał w złej wierze. Przepisy duńskie nie wymagają natomiast zlej wiary. Modyfikują tę przesłankę, przewidując, że znak może być unieważniony, gdy zgłaszający w momencie dokonywania zgłoszenia wiedział lub powinien był wiedzieć o zagranicznym znaku towarowym.
Podstawowe wątpliwości sądu duńskiego sprowadzały się do tego, czy zła wiara w przypadku zagranicznych znaków towarowych powinna być rozumiana tak samo jak w przypadku pozostałych znaków towarowych. W szczególności, czy już sam fakt, że zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć o istnieniu zagranicznego znaku towarowego, jest wystarczający, aby przyjąć, że zgłaszający działał w złej wierze. Jednocześnie należało ustalić, czy przepisy duńskie, wobec innego ujęcia ww. przesłanki unieważnienia, pozostają w zgodzie z przepisami UE.
Odnosząc się do zadanych pytań, Trybunał wskazał przede wszystkim, że zła wiara to pojęcie prawa Unii Europejskiej, które powinno być interpretowane w sposób jednolity. To ważna wskazówka dla krajowych organów kreujących orzecznictwo w zakresie znaków towarowych. Trybunał wskazał, że sama wiedza lub domniemana wiedza zgłaszającego o używanym za granicą znaku towarowym nie wystarczy, aby przyjąć, że zgłaszający działał w złej wierze. Sama wiedza to za mało – należy uwzględnić inne subiektywne czynniki dotyczące zgłaszającego, tj. jego zamiar w chwili dokonywania zgłoszenia. Argumenty za tezą przeciwną, jak powołanie się na przewidywalność prawa oraz dobrą praktykę administracyjną, nie znalazły uznania Trybunału. Jednocześnie Trybunał podkreślił, że państwa członkowskie nie mogą modyfikować przyznanej przepisami unijnymi ochrony, tj. nie mogą ustanowić ochrony szczególnej, szerszej dla zagranicznych znaków towarowych, która pozwalałaby przyjąć, że sama wiedza o zagranicznym znaku jest wystarczająca do stwierdzenia naruszenia. Trybunał wprost wskazał, że zakres swobody państw członkowskich jest ograniczony jedynie do utrzymania lub wprowadzenia w odpowiednich ustawodawstwach podstaw unieważnienia, o których mowa w dyrektywie.
Dotychczas wskazywano w orzecznictwie, że dla przyjęcia złej wiary konieczne jest wykazanie, że zgłaszający działa z zamiarem uniemożliwienia konkurentowi dalszego używania oznaczenia. Omawiane orzeczenie wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą, doprecyzowując, że poziom ochrony dla wszystkich rodzajów znaków towarowych powinien być jednolity. Nie ma podstaw, aby zagranicznym znakom towarowym przyznawać szerszą ochronę niż znakom krajowym. Zawsze konieczne jest zatem wykazanie elementu subiektywnego, tj. zamiaru zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia znaku.
Lena Marcinoska, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
