Wystarczą skojarzenia, aby chronić znak renomowany
TSUE znów rozstrzygnął kolizję miedzy znakami towarowymi na korzyść wcześniejszego znaku renomowanego, mimo niedużego podobieństwa oznaczeń. Potwierdził, że do przyznania ochrony wystarczy możliwość wywołania uszczerbku w renomie lub odróżnialności znaku.
Wyrok Sądu z 22 maja 2012 r. w sprawie Environmental Manufacturing LLP przeciwko OHIM, sygn. akt T-570/10
W omawianym orzeczeniu Sąd rozpoznawał odwołanie od decyzji OHIM oddalającej sprzeciw wobec rejestracji znaku zgłoszonego przez Entec Industries Ltd, przeniesionego następnie na Environmental Manufacturing LLP (dalej „EM”). Znak zgłoszono dla towarów z klasy 7, tj. maszyn do profesjonalnego i przemysłowego przetwarzania odpadów drewnianych i zielonych; profesjonalnych i przemysłowych szatkownic i rozdrabniarek do drewna. Wizerunek znaku znajduje się poniżej.
Rejestracji ww. znaku sprzeciwiła się Société Elmar Wolf (dalej „Wolf”) na podstawie następujących wcześniejszych rejestracji krajowych i międzynarodowych, również zarejestrowanych dla towarów w klasie 7.
Wydział sprzeciwów OHIM uznał, że w sprawie nie zachodzi ani ryzyko konfuzji, ani naruszenie renomy znaku, i w związku z tym oddalił sprzeciw. Izba Odwoławcza OHIM i Sąd zajęły jednak odmienne stanowisko.
W pierwszej kolejności Sąd nie podzielił zarzutów EM, że Wolf nie wykazał rzeczywistego używania swoich znaków w stosunku do wszystkich towarów objętych rejestracją. EM twierdził, że Wolf wykazał jedynie używanie znaków w odniesieniu do maszyn i urządzeń ogrodniczych dla ogółu odbiorców, nie zaś do maszyn i urządzeń przeznaczonych do ogrodnictwa specjalistycznego. Argument ten miał znaczenie, gdyż później zgłoszone znaki obejmowały narzędzia i maszyny profesjonalne. Sąd słusznie uznał, że właściciel znaku towarowego praktycznie nie ma możliwości przedstawienia dowodu używania tego znaku dla wszystkich możliwych wariantów towarów objętych rejestracją. Nie może to jednak skutkować pozbawieniem właściciela wcześniejszego znaku towarowego ochrony dla towarów, które nie są wprawdzie identyczne z tymi, dla których rzeczywiste używanie zostało wykazane, ale też nie różnią się od nich zasadniczo. Dotyczy to w szczególności rozróżnienia na towary stosowane przez specjalistów oraz przez ogół odbiorców.
Sąd potwierdził także, iż ochrona przyznana znakom renomowanym nie zależy od stwierdzenia na tyle dużego stopnia podobieństwa oznaczeń, by istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia klientów w błąd. Wystarczy, by stopień podobieństwa między tymi znakami był na tyle duży, by klienci kojarzyli oba oznaczenia. Doprecyzował także, iż związek między kolidującymi ze sobą znakami może być ustalony na podstawie wielu kryteriów, nie tylko wprost wskazanych w dotychczasowym orzecznictwie. Ocena, czy znaki są do siebie zbliżone, stanowi kwestię faktyczną, która może znaleźć rozstrzygnięcie wyłącznie w stanie faktycznym i okolicznościach właściwych w konkretnej sprawie.
Następnie Sąd podzielił ocenę podobieństwa oznaczeń przeprowadzoną przez Izbę Odwoławczą OHIM. Z oceny tej wynika, że znaki będące przedmiotem omawianej sprawy będą przez klientów kojarzone, gdyż każdy z nich przedstawia zwierzę z rodziny psowatych. Różnice między wizerunkami zwierząt są z łatwością zauważalne, jednak nie tak istotne, by były zapamiętane przez klientów, którzy nie dysponują przecież niezawodną pamięcią.
Sąd stanowczo potwierdził także, że wykazanie uszczerbku w renomie lub zdolności odróżniającej znaku nie wymaga przeprowadzenia dowodu. Wystarczy przedstawić dowody pozwalające na ustalenie realnego przyszłego zagrożenia wystąpienia działania na szkodę znaku. Ustalenie to może zostać dokonane w szczególności w drodze logicznej dedukcji na podstawie wyników analizy prawdopodobieństwa oraz przy uwzględnieniu praktyk przyjętych w danym sektorze handlu, a także wszystkich pozostałych okoliczności danej sprawy. Nie można w szczególności wymagać wykazania wpływu późniejszego znaku towarowego na rynkowe zachowanie przeciętnego konsumenta.
Sąd przywołał także nowe orzecznictwo, które akcentuje samoistną wartość znaku towarowego. Renomowany znak towarowy jest nośnikiem nie tylko informacji o pochodzeniu towaru, lecz również innych wartości i cech, co sprawia, że powinien podlegać szerszej ochronie niż wypełnianie funkcji pochodzenia. Tym bardziej, że w większości przypadków wypracowanie renomy znaku jest wynikiem znacznych wysiłków i inwestycji ze strony jego właściciela.
Omawiane orzeczenie wpisuje się w najnowszą linię orzecznictwa TSUE potwierdzającego szeroką ochronę znaków renomowanych. Podkreślenie niezależnej wartości ekonomicznej znaków towarowych, podlegającej ochronie w przypadku znaków renomowanych, uznać należy za wyraz nowego podejścia do znaków towarowych. W tradycyjnym ujęciu znaki towarowe były przedmiotem ochrony ze względu na pełnioną funkcję wskazywania pochodzenia towarów z określonego przedsiębiorstwa, a więc jako narzędzia zapewniające przejrzystość rynku i uczciwą konkurencję. Zapoczątkowane zostało podejście, w którym znak podlega ochronie jako pewna wartość wypracowana przez jego właściciela, będąca nośnikiem wielu treści, nie tylko związanych z pełnieniem funkcji odróżniającej. Utrzymanie tych koncepcji może doprowadzić do ewolucji systemu ochrony znaków towarowych.
dr Monika Żuraw-Kurasiewicz, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy