Rejestracja znaku towarowego identycznego ze znakiem w stanie karencji
Naczelny Sąd Administracyjny dopuścił możliwość wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy w stanie karencji z powodu nieużywania.
Wyrok NSA z 21 stycznia 2009 r., sygn. akt II GSK 668/08
W styczniu 2005 roku Société des Produits Nestlé S.A. („Nestlé”) w Urzędzie Patentowym RP („UP”) zgłosiła do rejestracji słowny znak towarowy CHOKELLA przeznaczony dla towarów w kl. 30 (m.in. płatków śniadaniowych, muesli, preparatów zbożowych, produktów żywnościowych na bazie ryżu, mąki lub zbóż itp.).
Jak wykazało badanie prowadzonego przez UP rejestru znaków towarowych, w dacie zgłoszenia znaku towarowego CHOKELLA w rejestrze znajdował się już identyczny znak towarowy zarejestrowany dla takich samych towarów. Znak ten był jednakże w stanie tzw. karencji zastosowanej zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (p.w.p.). Artykuł ten stanowi, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych wtedy, gdy znak ten jest identyczny lub podobny do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego, którego ochrona wygasła, jeżeli od daty jej wygaśnięcia do dnia zgłoszenia podobnego znaku przez inną osobę nie upłynął okres 2 lat.
W celu wyeliminowania tej przeszkody zgłaszający wniósł do UP o wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy będący w stanie karencji z powodu jego nieużywania. UP umorzył jednakże postępowanie wygaszeniowe jako bezprzedmiotowe. Urząd argumentował, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa na znak towarowy został złożony prawie dwa lata po jego wygaśnięciu z uwagi na nieprzedłużenie ochrony na kolejny okres dziesięcioletni.
Nestlé zaskarżyła decyzję Urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) podzielił stanowisko UP i oddalił skargę, wskazując, że po upływie terminu ochrony organ nie mógł badać kwestii nieużywania znaku, którego ochrona z rejestracji ustała z mocy prawa na długo przed wnioskiem skarżącej. Co więcej – wg WSA – wskazany jako podstawa wniosku o wygaszenie zarzut nieużywania można skutecznie podnosić jedynie w czasie trwania ochrony znaku, ponieważ jego przesłanką jest nieużywanie znaku zarejestrowanego.
W rezultacie złożenia przez Nestlé skargi kasacyjnej sprawę następnie rozpatrzył Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Zdaniem NSA Nestlé wykazała istnienie interesu prawnego, gdyż mimo upływu dziesięcioletniej ochrony na wcześniejszy znak towarowy nadal trwała dwuletnia karencja, której nie da się pominąć w inny sposób niż przez wcześniejsze stwierdzenie wygaśnięcia prawa na sporny znak.
Ponadto data złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego nie ma wpływu na datę wygaśnięcia prawa, bo jest to jedynie czynność wszczynająca postępowanie administracyjne na żądanie strony. Natomiast przy orzekaniu w tej sprawie nie można pominąć podjętej w składzie siedmiu sędziów uchwały NSA z 23 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II GPS 1/08) stanowiącej, że datą stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. (z powodu nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat) jest ostatni dzień pięcioletniego okresu liczonego od początkowej daty nieużywania znaku. Tak więc w postępowaniu wygaszeniowym należy dokonać ustaleń, które rozstrzygną,czy i kiedy prawo ochronne wygasło, np. w następstwie upływu pięciu lat liczonych od dnia, w którym uprawniony zaprzestał lub nie podjął używania znaku towarowego.
Następnie NSA podkreślił, że tryb stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania ze swej natury ma zastosowanie wtedy, gdy prawo to istnieje, jednak pod warunkiem, że pięcioletni okres nieużywania znaku upłynął przed zakończeniem jego dziesięcioletniej ochrony. Tak więc bez wyjaśnienia tej podstawowej kwestii z udziałem uprawnionego, na którym zgodnie z art. 169 ust. 6 p.w.p. spoczywa obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających jego nieużywanie, umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego było przedwczesne.
Na omawiany wyrok warto zwrócić uwagę z dwóch powodów. Po pierwsze, utrwala on stanowisko, zgodnie z którym za datę wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy uznaje się dzień kończący pięcioletni okres jego nieużywania. Jest ono odmienne od stosowanej jeszcze pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych praktyki przyjmowania, że data wygaśnięcia prawa ochronnego jest tożsama z datą złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia tego prawa na znak towarowy. Po drugie, NSA dopuścił możliwość wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy w stanie karencji, który – pomimo wygaśnięcia jego ochrony – stanowi jeszcze przez kolejne 2 lata przeszkodę uniemożliwiającą udzielenie ochrony na znak identyczny bądź podobny dla identycznych bądź podobnych towarów.
Marzena Białasik-Kendzior, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
