Nie tylko zarejestrowany znak towarowy może być przeszkodą dla rejestracji
Trybunał Sprawiedliwości dokonał wykładni pojęcia używania oznaczenia w obrocie gospodarczym o zasięgu większym niż lokalny, w przypadku gdy oznaczenie to jest przeszkodą dla rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.
wyrok z 29 marca 2011 r., sygn. akt C-96/09
Trybunał Sprawiedliwości, orzekając w sporze dotyczącym znaków towarowych BUD zgłoszonych w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), dokonał wykładni art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, który jako jedną ze względnych podstaw odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego wskazuje wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenia używane w obrocie gospodarczym.
Orzeczenie zapadło w ramach batalii o znaki towarowe, która rozgrywa się między dwoma producentami piwa: czeską spółką Budějovický Budvar (Budvar) a amerykańską spółką Anheuser-Busch (Anheuser). O sporze o znak towarowy BUDWEISER i tle historycznym konfliktu pisaliśmy na portalu procesowym we wrześniu ubiegłego roku.
Tym razem przedmiotem sporu stały się zarejestrowane przez OHIM na rzecz Anheuser znaki towarowe BUD. Sprzeciwy wobec rejestracji tych znaków zgłosił Budvar. Czeska spółka wykazywała prawo do wcześniejszego oznaczenia geograficznego „Bud” przysługującego jej i używanego przez nią w niektórych państwach UE.
Podstawą prawną sprzeciwów był art. 8 ust. 4 rozporządzenia, w myśl którego sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego może zgłosić właściciel oznaczenia, również innego niż znak towarowy, pod warunkiem, że jest ono używane w obrocie gospodarczym, i to o znaczeniu większym niż lokalne. Do takich oznaczeń mogą należeć m.in. oznaczenia geograficzne.
Izba Odwoławcza OHIM w całości odrzuciła złożone przez Budvar sprzeciwy. Sprawa trafiła do Sądu Pierwszej Instancji WE, który wydał wyrok korzystny dla Budvar. Od tego rozstrzygnięcia do Trybunału odwołał się Anheuser i OHIM. Trybunał częściowo podzielił stanowisko skarżących i uchylił wyrok Sądu przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.
Kluczowym zagadnieniem poruszonym w orzeczeniu Trybunału była wykładnia przesłanek art. 8 ust. 4 rozporządzenia, w tym pojęcia używania oznaczenia w obrocie gospodarczym o zasięgu większym niż lokalny. Pojęcie to nie było wcześniej przedmiotem interpretacji.
Skarżący podnosili, że „używanie oznaczenia w obrocie gospodarczym” jest tożsame z pojęciem „rzeczywistego używania” znaku towarowego, tak jak jest ono rozumiane w kontekście wymogu używania znaków towarowych dla zachowania praw ze znaku. Z orzecznictwa Trybunału wynika, że nie stanowi rzeczywistego używania umieszczanie znaku towarowego na przedmiotach oferowanych nieodpłatnie. W tej sprawie skarżący podnosili, że taki właśnie charakter miały realizowane przez Budvar na niewielką skalę dostawy towarów z oznaczeniem geograficznym „Bud”.
Trybunał stwierdził jednak, że nie można dokonywać analogii pomiędzy pojęciem „używania w obrocie gospodarczym” a pojęciem „rzeczywistego używania”. Używanie w obrocie gospodarczym oznacza jakiekolwiek używanie oznaczenia w kontekście działalności handlowej w celu uzyskania korzyści gospodarczej. Obejmuje to także dostawy realizowane nieodpłatnie, jako dokonywane w ramach działalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej w postaci zdobycia nowych rynków zbytu. Przy takiej interpretacji przesłanki „używania w obrocie gospodarczym” łatwiejsze jest wykazanie używania na gruncie art. 8 ust. 4 rozporządzenia. Tym samym interpretacja ta jest korzystniejsza dla używającego oznaczenie.
Jeśli zaś chodzi o większy niż lokalny zasięg używania, Trybunał w pierwszej kolejności stwierdził, że używanie to nie może zależeć wyłącznie od zakresu geograficznego ochrony oznaczenia. Aby móc przeszkodzić w rejestracji znaku towarowego, oznaczenie musi być – w obrębie terytorium, na którym jest chronione – faktycznie używane w sposób wystarczająco znaczący w obrocie handlowym i mieć zasięg geograficzny większy niż lokalny. Aby ocenić, czy tak jest w istocie, należy wziąć pod uwagę okres i intensywność używania oznaczenia w celu odróżniania z punktu widzenia adresatów takiego oznaczenia.
Trybunał zaznaczył również, że używanie takie wykazane musi zostać na okres sprzed daty zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji.
Podsumowując, z art. 8 ust. 4 rozporządzenia wynika, że nie tylko zarejestrowany znak towarowy może być przeszkodą rejestracji późniejszego znaku towarowego. Mogą to być również inne oznaczenia chronione ustawodawstwem wspólnotowym lub krajowym, dające ich właścicielowi prawo zakazywania używania ich przez inne osoby. Do takich oznaczeń należą nazwy wskazujące na pochodzenie geograficzne, ale także na przykład firma czy nazwa handlowa. Powołując się na te prawa, należy pamiętać o potrzebie wykazania gospodarczego używania takiego oznaczenia przekraczającego lokalny zasięg przed datą zgłoszenia kwestionowanego znaku towarowego. Pojęcie gospodarczego używania dotyczy faktycznego używania oznaczenia na terytorium, na którym jest ono chronione. Używanie to jednak nie musi być tak intensywne jak „rzeczywiste używanie”.
Norbert Walasek, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
