Kostka Rubika bez ochrony
W czerwcu 2016 r., po wydaniu opinii Rzecznika Generalnego w sprawie kostki Rubika, zastanawialiśmy się, co TSUE ostatecznie postanowi w sprawie tego trójwymiarowego znaku towarowego. Zgodnie z oczekiwaniami wyrok TSUE zapadł jeszcze przed końcem 2016 r.
Wyrok TSUE z 10 listopada 2016 r., C-30/15P
O sprawie pisaliśmy już na naszym portalu. Przypominając całą historię, warto wskazać, że losy kostki Rubika od początku plotły się zmiennie. Sąd Unii Europejskiej w wyroku z 25 listopada 2014 r. opowiedział się za dopuszczalnością rejestracji kształtu kostki Rubika jako znaku towarowego. Rzecznik Generalny stanął na odmiennym stanowisku i w opinii wydanej 25 maja 2016 r. zaproponował uchylenie ww. wyroku i stwierdzenie nieważności decyzji o rejestracji tego trójwymiarowego znaku towarowego. 10 listopada 2016 r. sprawę ostatecznie przesądził Trybunał Sprawiedliwości UE, zajmując stanowisko podobne do tego prezentowanego przez Rzecznika Generalnego, czyli zdecydowanie niesprzyjające kostce Rubika.
Nie wdając się w opis sprawy, który już przytaczaliśmy na portalu, należy jedynie przypomnieć, że istota sporu sprowadzała się do wykładni art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94, który – w uproszczeniu – uniemożliwia rejestrację kształtów pełniących wyłącznie funkcję techniczną jako znaków towarowych. Kluczowe dla sprawy było ustalenie, na podstawie jakich elementów należy dokonywać oceny funkcjonalności zgłoszonego do rejestracji graficznego przedstawienia kostki Rubika.
W postępowaniu niekwestionowane było, że zasadniczymi właściwościami rozpatrywanego oznaczenia są sześcian i struktura siatki umieszczona na powierzchni tego sześcianu:
Analiza funkcjonalności oznaczenia wymagała oceny ww. zasadniczych właściwości oznaczenia w świetle funkcji technicznej konkretnego towaru, czyli układanki trójwymiarowej. Innymi słowy należało tę funkcję uwzględnić przy ocenie funkcjonalności właściwości oznaczenia.
Sąd i TSUE dokonały odmiennej oceny funkcjonalności oznaczenia. Dlaczego? Ponieważ wzięły one pod uwagę inne elementy. Sąd uwzględnił wyłącznie graficzne przedstawienie oznaczenia, podczas gdy TSUE sięgnął głębiej i wziął pod uwagę również informacje dotyczące samego towaru, który ma być opatrywany oznaczeniem.
Sąd twierdził, że zdolność rotacji, czyli zasadniczo funkcjonalność, nie może wynikać z przedstawionego kształtu, ale co najwyżej z niewidocznego wewnętrznego mechanizmu znajdującego się w sześcianie. Wnioskowanie o istnieniu wewnętrznego mechanizmu rotacji na podstawie graficznych przedstawień, tj. struktury siatki i czarnych linii, byłoby zdaniem Sądu niedopuszczalne. Wnioskowania należało dokonywać, opierając się wyłącznie na analizowanym kształcie w postaci, w jakiej przedstawiono go graficznie.
Tymczasem TSUE wyraził podgląd odmienny. Wskazał, że przy badaniu funkcjonalnych właściwości oznaczenia właściwy organ może przeprowadzić pogłębione badanie, w ramach którego uwzględni – poza przedstawieniem graficznym i ewentualnymi opisami przedłożonymi w chwili dokonania zgłoszenia – elementy użyteczne dla identyfikacji zasadniczych właściwości oznaczenia, Taka ocena musiała też poprzedzać wydanie przez TSUE wyroków w sprawach innych trójwymiarowych oznaczeń (np. w sprawie Philips C‑299/99, LEGO C‑48/09 P i Pi-Design od C‑337/12 P do C‑340/12 P). Konieczne jest zatem, poza analizą samego kształtu na podstawie przedstawienia graficznego, sięgniecie do dodatkowych informacji dotyczących konkretnego towaru i uwzględnianie elementów dodatkowych – takich jak zdolność rotacji indywidualnych elementów układanki trójwymiarowej kostki Rubika.
Sprawa kostki Rubika nie stała się wyłomem w rysującej się od dłuższego czasu tendencji zawężającej zakres ochrony trójwymiarowych znaków towarowych. Rejestracja kształtu jest w praktyce trudna. Orzeczenie TSUE jest jednym z ważniejszych rozstrzygnięć dotyczących znaków towarowych zapadłych w 2016 r. Wciąż też widać, jak duże znaczenie odgrywa interes ogólny dotyczący zapewnienia wolności konkurowania. W omawianej sprawie był on przez TSUE podkreślany kilkakrotnie. TSUE wskazał, że prawo znaków towarowych nie może prowadzić do przyznania jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub na cechy użytkowe danego towaru. Wobec tego aktualna pozostaje nasza porada, by rozważyć inne modele prawnej ochrony takich kształtów.
Lena Marcinoska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
