Czy zleceniobiorca narusza znak towarowy?
Do odpowiedzi na powyższe pytanie sprowadzało się rozstrzygnięcie sprawy, w której sąd krajowy pytał TSUE o odpowiedzialność działającego na zlecenie podmiotu rozlewającego napój do puszek.
Wyrok TSUE z 15 grudnia 2011 r. w sprawie Frisdranken Industrie Winters BV przeciwko Red Bull GmbH (sygn. akt C-119/110)
Spółka Frisdranken Industrie Winters BV z siedzibą w Beneluksie (dalej „Winters”) rozlewała napój orzeźwiający do puszek opatrzonych oznaczeniami podobnymi do znaków towarowych spółki Red Bull GmbH (dalej „Red Bull”). Winters była zleceniobiorcą Smart Drinks Ltd (dalej „Smart Drinks”), która dostarczała Winters puste puszki i pasujące do nich wieczka. Puszki były opatrzone oznaczeniami upodobnionymi do zarejestrowanego znaku towarowego Red Bull. Winters napełniał ww. puszki ekstraktem dostarczonym przez Smart Drinks uzupełnionym wodą. Dalszego obrotu napojami dokonywała Smart Drinks.
Sąd I instancji uznał działanie zleceniobiorcy za naruszenie. Stwierdził, że rozlew napojów do puszek opatrzonych cudzymi znakami towarowymi powinien być zrównany z używaniem tych oznaczeń. Sąd II instancji podzielił tę ocenę. Uznał, że w przypadku napojów znakowanie towarów odbywa się przez ich połączenie z opakowaniem opatrzonym znakami towarowymi. W konsekwencji przyjął, że Winters umieszczała zakwestionowane oznaczenia na towarach, pomimo tego, że nie umieszczała ich na puszkach, które gotowe dostarczał Smart Drinks. W toku wniesionego ze skargi Winters postępowania kasacyjnego do TSUE skierowane zostały pytania prawne. Najważniejsze z nich dotyczyło zakwalifikowania samego rozlewu napojów do puszek jako używania znaku towarowego, w sytuacji gdy rozlew ten stanowi usługę świadczoną na rzecz i na zlecenie podmiotu trzeciego w celu odróżnienia towarów tego zleceniodawcy.
TSUE uznał, że usługodawca zajmujący się na zlecenie i według wskazówek osoby trzeciej napełnianiem opakowań dostarczonych mu przez tę osobę trzecią, która umieściła na nich uprzednio oznaczenie identyczne z oznaczeniem chronionym jako znak towarowy lub doń podobne, sam nie dokonuje w odniesieniu do tego oznaczenia używania, które może zostać zakazane jako naruszenie praw do znaku. Wykluczył naruszenie praw do znaku, przyrównując działanie Winters do działań Google, polegających na świadczeniu reklamodawcom usługi adWords (wyrok TSUE w połączonych sprawach C-236/08, C-237/08, C-238/08 – zrobić odesłanie do notatki na portalu). Uznał, że fakt stworzenia technicznych warunków niezbędnych do używania oznaczenia i pobierania za tę usługę wynagrodzenia nie oznacza, że podmiot świadczący taką usługę sam używa wspomnianego oznaczenia. Zdaniem TSUE, usługodawca, który na zlecenie i według instrukcji osoby trzeciej ogranicza się do napełniania puszek już opatrzonych oznaczeniami podobnymi do znaków towarowych i tym samym wykonuje techniczną część procesu produkcji towaru końcowego, niemając najmniejszego interesu w odniesieniu do oznaczeń widniejących na puszkach, sam nie dokonuje używania, które może prowadzić do naruszenia praw do znaku.
Zasadność omawianego rozstrzygnięcia budzi wątpliwości. Używanie znaku towarowego to korzystanie z niego w celu odróżniania towarów przez wskazywanie na pochodzenie z określonego przedsiębiorstwa. Przepisy zawierają przykładowe wyliczenie form używania znaku. Wśród nich jest przede wszystkim oznaczanie towarów znakiem. TSUE od razu na początku analizy przesądził, że Winters sam nie używa znaków towarowych, a jedynie stwarza techniczne możliwości do ich używania przez Smart Drinks. Błędnie uznał, że zbędne jest rozważanie, czy rozlew napojów do puszek opatrzonych znakami towarowymi stanowi ich używanie. Odpowiedź pozytywna na to pytanie prowadzić powinna do wniosku, że Winters, pomimo tego, że jest zleceniobiorcą, używa znaku, a zatem może naruszać prawa wyłączne, gdyż sam oznacza towary. Odpowiedzialność naruszyciela to odpowiedzialność za własne działanie a fakt, że oznaczone towary miały być wprowadzone do obrotu przez zleceniodawcę nie powinien zmieniać kwalifikacji jego działań. Zleceniobiorca oznaczał towary, gdyż nalewał napój do puszek, gdzie widniały znaki towarowe podobne do znaków Red Bull. Wydaje się zatem, że nie powinno budzić wątpliwości, że sam używał znaku. Tylko dodatkowo umożliwiał Smart Drinks kolejne naruszenie polegające na sprzedaży napojów opatrzonych spornymi znakami. Każde użycie znaku stanowi bowiem odrębne naruszenie – zarówno oznaczanie towarów, ich sprzedaż, jak i reklama.
dr Monika Żuraw-Kurasiewicz, Zespół Własności Intelektualnej w kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Glosa do wyroku ukazała się w Glosie nr 4/2012