Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny wypowiedział się w kwestii zdolności rejestracyjnej kombinacji kolorów jako znaku towarowego w sprawie CNH Global N.V. przeciwko Urzędowi ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).
sygn. akt T-378/07
Rozstrzygnięcie ETS
Wyrokiem z 29 września 2010 roku ETS oddalił skargę CNH na wydaną przez OHIM odmowę rejestracji zgłoszonego dla traktorów znaku towarowego w postaci kombinacji kolorów czerwonego, czarnego i szarego umieszczonych na zewnętrznych powierzchniach traktora.
OHIM w swojej decyzji wskazał, że CNH nie wykazał uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej przez zgłoszony znak towarowy. Ze stanowiskiem tym w pełni zgodził się sąd.
Powyższe orzeczenie to tylko jeden z wielu przykładów spraw, w których OHIM odmówił rejestracji znaków towarowych w postaci pojedynczych kolorów i ich kombinacji ze względu na brak zdolności odróżniającej takich oznaczeń.
Zdolność odróżniająca oznaczenia
Znakiem towarowym może być dowolne oznaczenie pod warunkiem, że można przedstawić je w formie graficznej i może ono spełniać podstawową funkcję znaku towarowego, tj. umożliwiać odróżnianie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw.
Obie te przesłanki były przedmiotem interpretacji ETS w orzeczeniu w sprawie Libertel z 2001 roku (C-104/01).
Sąd wskazał, że przedstawienie graficzne musi być na tyle precyzyjne, aby dało się je zidentyfikować i zreprodukować. W przypadku kolorów przesłanka ta jest spełniona, gdy kolor określony jest za pomocą kodu koloru z powszechnie uznanej systematyki barw.
Co do charakteru odróżniającego sąd stwierdził, że o ile kolor nieużywany do oznaczania produktów jedynie w wyjątkowych okolicznościach może posiadać taki charakter, o tyle nie ma przeszkód, aby charakter taki oznaczenie uzyskało w wyniku intensywnego używania. Chodzi tu o uzyskanie przez oznaczenie tzw. wtórnej zdolności odróżniającej. Staje się tak, gdy docelowa grupa odbiorców określonych towarów zaczyna wiązać dane oznaczenie z towarami konkretnego przedsiębiorcy.
Jednocześnie sąd podkreślił, że przy rozpatrywaniu zgłoszenia znaku towarowego należy uwzględnić interes ogólny, który nakazuje nie ograniczać w sposób nieuzasadniony dostępności kolorów dla innych przedsiębiorców oferujących towary tego samego rodzaju co te, o których rejestrację się wnosi.
Współczesna technologia pozwala na wygenerowanie niemal nieograniczonej liczby odcieni poszczególnych barw, jednak przy ocenie, czy różnią się one od siebie, należy brać pod uwagę możliwości percepcji docelowej grupy odbiorców, a więc przeciętnego konsumenta. Liczba kolorów, jakie ludzie są w stanie rzeczywiście zidentyfikować, jest niewielka, zatem liczbę kolorów rzeczywiście dostępnych jako potencjalne znaki towarowe pozwalające na rozróżnienie towarów należy uznać za ograniczoną.
Orzecznictwo w Polsce
Zagadnienie to oczywiście było także przedmiotem rozstrzygnięć Urzędu Patentowego RP oraz polskich sądów.
W latach 90. ubiegłego stulecia ochronę znaku towarowego w postaci koloru lila (fioletowy) uzyskała w Polsce spółka Krafts Foods, producent doskonale znanych już wtedy polskim konsumentom czekolad Milka. Kolor lila od wielu lat konsekwentnie używany był na produktach cukierniczych spółki Krafts Foods.
Mniej szczęścia miał polski producent wyrobów cukierniczych Solidarność sp. z o.o. Urząd Patentowy odmówił w 2003 roku rejestracji znaku towarowego w postaci koloru jasnoczerwonego, gdyż uznał, że oznaczenie to nie posiada zdolności odróżniającej, a w szczególności nie nabyło wtórnej zdolności odróżniającej.
Skarga w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie została oddalona. WSA podzielił pogląd Urzędu i stwierdził, że pojedynczy kolor nie jest w swej naturze zdolny do odróżniania towarów poszczególnych przedsiębiorstw; może on nabyć wtórną zdolność odróżniania jedynie w wyniku długotrwałego używania w obrocie gospodarczym, a przede wszystkim intensywnej reklamy.
Praktyka rynku
Kolor ma ogromną siłę marketingową. Może nie tylko identyfikować przedsiębiorcę i jego towary, ale także przenosić pozytywne skojarzenia związane z określonymi barwami lub przez nie wywoływane na oznaczone przy ich pomocy produkty i producenta. Potwierdza to fakt, że wielu przedsiębiorców, zwłaszcza o solidnej pozycji rynkowej, decyduje się na zgłoszenie do rejestracji kolorów jako znaków towarowych.
Decydując się na takie zgłoszenie, przedsiębiorcy muszą rozważyć, czy w ogóle mają szanse na taką rejestrację. W przypadku pojedynczych kolorów i prostych zestawień kolorystycznych niezbędne będzie wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej, a więc dowodów potwierdzających, że docelowa grupa odbiorców kojarzy określony kolor z produktami danego przedsiębiorcy. Efekt taki można uzyskać raczej tylko dzięki wieloletniemu, konsekwentnemu i niezakłóconemu przez innych używaniu kolorów, czemu często towarzyszy znaczący wysiłek marketingowy i, co za tym idzie, nakłady finansowe.
Przy rozpatrywaniu takiego zgłoszenia będzie także brany pod uwagę interes ogólny, który nakazuje nie ograniczać w nieuzasadniony sposób dostępności kolorów dla innych przedsiębiorców. Stąd raczej małe szanse na rejestrację koloru czarnego dla producenta smoły lub zielonego dla producenta ekologicznej żywności.
Niemniej jednak przedsiębiorcy doceniają znaczenie koloru jako atrakcyjnego wyróżnika ich towarów i zgłaszają kolory lub ich kombinacje jako znaki towarowe.
Norbert Walasek, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
